최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’라는 애니메이션이 큰 인기를 끌고, 썰지 않은 김밥을 통째로 먹는 장면이 시선을 끌면서, 이 장면을 따라하는 ‘김밥 챌린지’가 세계적으로 열풍이다. 김밥, 만두 등을 취급하는 분식 프랜차이즈가 많이 있지만, 그 중 ‘장(張)우동’은 우리나라의 1세대 분식 프랜차이즈라고 할 수 있다. 수년간 지속되었던 ‘장우동’ 상표권 침해소송이 최근 대법원 판결로 마무리되었다.
창업자는 1995년에 우동전문점 ‘장우동’을 창업하고 프랜차이즈 사업을 운영하다가 2000년대 중반에 프랜차이즈 사업을 중단하였다. 2019년 말께 이 사건 원고인 창업자의 아들이 ‘장우동’ 상표권을 취득하고 ‘장우동’ 프랜차이즈를 부활시키기 위해, 피고가 인스턴트 만두 등을 제조하여 원고에게 공급하고, 원고는 프랜차이즈 본사를 꾸려 제품 홍보 판매를 맡기로 약정하는 주문자상표부착생산(OEM) 계약 및 상표사용허락 계약을 체결하였다.
피고는 원고와의 OEM 계약에 따라 생산설비를 갖춘 공장을 설립하고, 원고 측과 납품할 제품의 포장, 원재료 등에 대해 협의하던 중, 제품 공급가격, 정산 등을 둘러싸고 의견이 대립하였다. 원고는 피고에게 허여한 상표사용허락을 철회한다는 통보를 하였고, 피고가 아닌 제3자에게 상표권 전용사용권을 허락하고 피고에게 상표권 침해금지의 소를 제기하면서 이 사건 소송이 시작되었다.
상표권의 사용 허락은 전용사용권과 통상사용권으로 구분된다. 전용사용권은 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 권리이고, 통상사용권은 상표를 사용할 권리를 가질 뿐 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없는 권리이다.
이 사건에서 피고는 상표권자인 원고와 OEM 계약 및 통상사용권을 허여받는 상표사용허락 계약을 체결하였으나, 피고가 원고로부터 부여받은 통상사용권이 상표등록원부에 등록되지 않아 독점적 권리를 갖는 전용사용권자 및 상표권자로부터 상표권 침해 주장을 당한 것이다. 4년여간 지속된 소송 끝에 올해 3월에 선고된 대법원 판결에서 통상사용권의 설정은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다는 상표법 조항에 따라 피고가 원고 측의 상표권을 침해한 것으로 최종 판단되었다.
프랜차이즈 OEM 계약은 생산설비 구축, 원재료 확보, 포장 디자인 등 막대한 선투자를 전제로 하는 경우가 많다. 그러나 상표사용권이 등록되지 않으면, 이후 전용사용권자나 상표권자로부터 침해 주장을 받아 사업이 중단될 위험이 크다. 계약서에 상표사용권 설정만 명시하는 것으로는 부족하며, 반드시 특허청에 설정등록을 완료해 법적 대항력을 확보해야 한다. 이는 투자 회수와 장기적 사업 안정성을 위한 최소한의 안전장치다.
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